특허권의 고의적 침해 여부 판단

1. 특허권 고의 침해에 대한 3배 배상 제도(징벌적 손해배상 제도 - 민사) 시행

- 2019.7.9부터 고의 침해 요건 성립 시 손해액의 최대 3배까지 배상하는 제도가 시행되고 있다.

- 특허권자가 침해자의 '고의적'인 침해를 입증하는 경우, 법 시행 이후에 시작된 침해행위에 대하여, 본 제도가 적용될 수 있다.

- 본 제도의 시행으로, 기술/제품 개발 시 타인의 특허를 침해하지 않도록 보다 주의를 기울일 필요가 있다.

- 따라서, 고의 침해가 성립되는 요건과, 예방 및 대응방안 등을 미리 알아보고자 한다.

 

2. 고의적 침해의 구체적인 사례

1) 경고장 수령 후 또는 소송 제기 후의 침해행위

2) 라이선스 계약 종료 후의 침해행위

3) 그 밖에 특허 내용을 잘 알고 있었다고 볼만한 사정이 있는 경우: 특허권자의 회사에 근무했거나, 특허권자와 라이선스 협상을 한적이 있거나, 거래관계가 있는 등의 사정이 인정될 수 있음

 

3. 고의적 침해 예방 및 대응을 위한 방안

1) 제품이나 기술을 실시하기 전에 특허 침해가능성을 미리 검토할 필요가 있음

2) 경고장 수령/소송 제기 등 특허 침해 가능성 인지 시, 전문가의 감정이나 권리범위 확인심판으로, 침해여부 판단 필요

3) 침해 가능성이 높은 경우에는, 실시를 중단하고, 회피설계, 라이선스 취득 등으로 대응함

4) 전문가의 비침해 의견이나, 권리범위확인심판의 결과(비침해)를 신뢰하고 계속 실시한 경우, 고의가 부정될 수 있으나 사안에 따라 항상 부정되는 것은 아니므로, 신중 대응 필요함

 

4. 경고장 수령 시의 대응방안

1) 경고장 수령: 내용 확인 후, 회신 기한 내에, 회신 주되, 침해를 바로 인정하지 않고, 특허권자에게 설명과 자료 요청 등 부담을 줄 수 있는 내용으로 회신할 것

2) 침해여부 및 무효사유 검토

3) 승산 분석 및 대응전략 수립: 승산 가능성이 낮다면, 실시 중지하고, 회피설계 방안을 모색하되, 그로인한 손실과 로열티를 비교하여 대응전략 마련(만약, 손실이 더 크다면 로열티 지급으로 대응), 승산이 높다면, 특허권자에게 주장하여 침해 주장 철회를 유도하고, 소극적 권리범위 확인심판 및 무효 심판 등으로 대응함.

4) 부당한 경고 행위인지 여부를 판단: 침해가 성립하지 않음이 명백함에도 불구하고, 사업 활동 방해 목적의 경고장인 경우, 권리남용에 해당할 수 있으므로, 반대로 경고 행위자에게 손해배상을 청구할 수 있음